סיפור המעשה: חברת MasterMine Software, Inc, תבעה את Microsoft Corp על הפרת פטנט שקיבלה בארה"ב. מיקרוסופט ערערה על תקפות הפטנט וביהמ"ש המחוזי קבע שתביעות, claims, מסוימות בו לא תקפות בגלל נוסח המערב תיאור החלקים של המערכת ושיטת הביצוע באמצעות המערכת. MasterMine ערערה לביהמ"ש הפדרלי על החלטת המחוזי וביהמ"ש הפדרלי אישר את החלטת המחוזי לעניין הגדרת ההמצאה אך דחה את החלטתו לעניין חוסר תוקף התביעות שנדונו.
למה זה חשוב?
מכיוון שביהמ"ש הפדרלי בחן והבחין מחדש את הקווים המנחים לשימוש בשפה פונקציונלית בתביעות בפטנט על מערכת שמוגדרת או שמרכיביה או חלק ממרכיביה מוגדרים לפי הפעולות שהם מבצעים לפחות בחלקם. החלטה זו חשובה במיוחד להמצאות תוכנה שמוגדרות ברובן לפי הפעולות שהתוכנה מודרכת לבצע על חומרה גנרית.
ההמצאה
MasterMine פיתחה מערכת לכריית מידע, Data Mining, המאפשרת למשתמש לכרות מידע ולקבל דיווח באמצעות תוכנה לניהול קשרי לקוחות, Customer Relationship Management, ר"ת CRM. המערכת מאפשרת כריית מידע בקלות מטבלת ציר רב-ממדית, pivot table, המרכזת את כל המשתנים המגדירים את מערכת CRM. טבלה זו מאפשרת סיבוב השורות והטורים באופן המאפשר הסתכלות ובחינה שונה של הנתונים, סינון מידע, קבלת תובנות שונות בהתאם לאופן הצגת הנתונים בטבלה וחיתוך מידע לניתוח סלקטיבי.
הערעור: 1. MasterMine ערערה על הגדרת הטבלה על-ידי ביהמ"ש המחוזי כטבלה הנוצרת כאשר היא מתאכלסת בנתונים של מערכת CRM. לטענתה של MasterMine, טבלת הציר מוגדרת היטב ונתמכת בתיאור ההמצאה בשני הפטנטים שהתקבלו גם כאשר היא אינה מכילה נתונים כלל. במלים אחרות, MasterMine טענה שהפונקציונליות של טבלת הציר המאפשרת כריית נתונים היא זו שמגדירה אותה גם ללא הופעת הנתונים בה.
2. MasterMine ערערה על החלטת ביהמ"ש המחוזי לדחות תביעות מסוימות בשני הפטנטים בגלל ניסוח מעורפל של ההמצאה שהוגדרה בהן למערכת המייצרת את טבלת הציר. הסיבה לדחיה היתה השימוש המעורב במאפייני מערכת, היינו מרכיבי תוכנה ברורים, ומאפייני שיטה הכוללת פעולות שמשתמש במערכת צריך לבצע.
החלטה: 1. ביהמ"ש הפדרלי דחה את הערעור על הגדרת הטבלה, וקבע שטבלת הציר מוגדרת כאשר היא מאוכלסת בנתונים. כלומר, טבלת ציר ריקה מנתונים אינה אפשרית לפי ההגדרה ותיאור ההמצאה בפטנטים של MasterMine. טבלה כזו נוצרת כאשר היא מאוכלסת בנתונים. 2. ביהמ"ש הפדרלי קיבל את הערעור וקבע שהתביעות שנדחו הן תביעות התקן (אגד של מרכיבים הפועלים יחד כמערכת) פשוטות גם אם הן משתמשות בשפה פונקציונלית להגדרת מרכיבי ההתקן.
אמנם אי-בהירות נוצרת בהגדרת הגבולות וההיקף של ההמצאה בתביעות, claims, ודבר זה חשוב כדי לקבוע אם גורם כלשהו מפר את הפטנט הרשום של בעלת הפטנט או באופן מדויק יותר, את התביעה המסוימת בפטנט הרשום. לכן, אמנם לגיטימי להגדיר מערכת בניסוח מעורב של מרכיבי המערכת והפעולות שהם מבצעים או מסוגלים לבצע, אבל לא תמיד תתקבלנה תביעות העושות שימוש מעורב במרכיבי מערכת והשימוש הפונקציונלי שלהם.
המבחן הקובע יהיה בהתאם לחוסר הבהירות בהגדרה ברורה של גבולות ההמצאה המוגדרת בהן. כך לדוגמא הגדרה המערבת שלבים לביצוע שיטת העבודה בתוכנה ולא פונקציונליות מובנית במרכיביה תידחה ככל הנראה בגלל העדר גבולות ברורים. הסיבה לכך היא שבגלל העדר גבולות ברורים, לא ברורים המצבים שבהם תביעה כזו תופר, והאם ניתן לתבוע כל מי שיעשה שימוש בתוכנה.
בתיק MasterMine ביהמ"ש הפדרלי קבע שהתביעות שנדונו במחוזי לא יוצרות חוסר בהירות בהגדרת ההמצאה, מכיוון שהשימוש בפעלים לצורך ההגדרה מתאר את יכולות המערכת ולא את הפעולות שמשתמש צריך לבצע להפעלת המערכת.
מסקנות: 1. שימוש מעורב של מרכיבי מערכת ומרכיבי ביצוע בהגדרת המצאה (מרכיבי שיטה) בתביעות בפטנט אסור. שימוש מעורב של מרכיבי מערכת ומרכיבי יכולות ופונקציות מותר. 2. ההבחנה בין שתי אפשרויות אלה דקה ועדינה מאוד ויש לדון כל מקרה לגופו לאור פסיקת בתי-המשפט בנושא. 3. חידוש והתקדמות המצאתית הן אמנם הדרישות המרכזיות מהמצאה כדי שבקשה לפטנט תגיע לרישום פטנט מוצלח.
עם זאת, ניסוח שגוי של היקף ההמצאה שאינו תואם את הלכות בית-המשפט, במקרה זה הלכות על שימוש מעורב במרכיבים ויכולות, יכול גם הוא להוביל לביטול תביעות בפטנט. 4. לקח לחיים: חיים ומוות ביד הלשון. ולענייננו, פטנט קם ונופל תמיד על המילה הכתובה.
עודכן ב: 28/11/2017